嘉华律师事务所

【案情摘要】 智臻公司是名称为“一种聊天机器人系统”的发明专利（以下简称“本专利”）的专利权人。2012年11月19日，苹果公司针对本专利权向专利复审委员会提请无效宣告请求。在专利复审委员会维持本专利权有效后，苹果公司不服，提起行政诉讼。法院认为：本专利说明书仅记载了具有一个游戏服务器以及提到实现互动游戏的设想，而未说明游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接的问题。此外，根据说明书，本专利的聊天机器人系统中，如果用户输入的是和游戏相关的语句也根本不可能送到游戏服务器中。由此可见，本专利权应当被宣告无效。

【案件意义】 专利制度的核心价值在于专利权人公开其技术方案以获得对其发明创造享有专利的独占权。权利要求书和说明书是申请专利时最重要的两份文件。专利说明书应当对发明创造作出清楚、完整的说明，以技术人员能够实现为准。权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。一份符合授权条件的专利文件，必须满足上述条件。即便是一项好的技术创新，如果专利申请文件撰写不好，就可能在授权阶段被驳回或者在获得授权后被宣告无效。

商标知名度判断突破区域局限

【案情摘要】

原告星河湾公司、宏富公司是第1946396号、第1948763号“星河湾”注册商标的权利人，核定使用范围为第36类不动产管理、第37类建筑等服务。经宣传，“星河湾”商标在当广州具有较高知名度。因认为被告自贡星河公司将其在自贡市开发的楼盘命名为“星河湾”，星河湾公司、宏富公司以自贡星河公司侵犯其商标专用权为由诉至法院。最高院认为，在原告商标具有显著性和知名度的前提下，加之现在社会信息流通丰富快捷，商标知名度的区域性亦有所打破，被告行为可能导致相关公众认为该楼盘与原告同名系列楼盘之间有一定联系，从而容易使相关公众造成混淆误认。

【案件意义】

以往各地法院通常认为楼盘具有区域性特点，商标在某个地区的知名度，不能延伸到其他区域，因而此类案件不会导致消费者混淆误认。本案中，最高院颠覆了这一认识，对于商品房与不动产建造类商标侵权纠纷具有指导性意义。

技术秘密保护中之行为保全措施

【案情摘要】黄某曾是礼来公司的职员，双方签有《保密协议》。后黄某从公司服务器上下载了48个文件（礼来公司宣称，其中21个为其核心机密商业文件），并存储至其个人电子设备中。公司发现后，黄某承认并签署确认函，愿意删除上述文件，但此后拒绝履行。故，礼来公司以侵害技术秘密为由将黄某诉至上海市中院，同时提出行为保全申请，请求法院责令被申请人黄某不得披露、使用或者允许他人使用下载的21个技术秘密文件。法院审查后认为，礼来公司提交的证据能够初步证明黄某获取并掌握了其商业秘密文件，且黄某并未履行检查和删除上述文件的承诺，致使礼来公司所主张的商业秘密存在被披露、使用或者外泄的危险，可能造成无法弥补的损害，符合行为保全的条件，因此作出行为保全的裁定。该案法院最后判决，认为黄某的行为构成对礼来公司商业秘密的侵犯，应予停止。

【案件创新意义】本案是最高院公布的2013年十大创新性知识产权案例之一，本案创新性运用了行为保全制度，是我国首例依据新民诉法在商业秘密侵权诉讼中适用行为保全措施的案件。行为保全措施是指为了避免当事人或者利害关系人的利益受到不应有的损害或进一步的损害，法院有权根据他们的申请对相关当事人的行为采取强制措施。人民法院根据当事人申请积极合理采取知识产权保全措施，可以充分利用保全制度的时效性，提高知识产权司法救济的及时性、便利性和有效性，对于加大知识产权保护力度具有重要促进意义。

标准必要专利许可使用费

【案情摘要】华为公司与IDC公司就标准必要专利许可费或者费率问题进行了多次谈判。在谈判期间，IDC公司向美国法院提起诉讼，同时请求美国国际贸易委员会对华为公司等相关产品启动337调查并发布全面禁止进口令、暂停及停止销售令。华为公司不得不提起诉讼，要求法院判令IDC公司按照公平、合理、无歧视（FRAND）的原则确定标准专利许可使用费率。法院认为，华为公司和ID

C公司均是欧洲电信标准化协会的成员，IDC公司负有许可华为公司实施其标准必要专利的义务。关于使用费或者使用费率的问题，双方应当按照公平、合理和无歧视条款，即“FRAND”条款进行协商，协商不能时，可以请求人民法院裁决。因此，法院根据标准必要专利的特点，考虑实施该专利或类似专利所获利润及其在被许可人相关产品销售利润或销售收入中所占比例、专利许可使用费不应超过产品利润一定比例范围等若干因素，综合考虑各个公司之间专利许可实际情况的差别，以及华为公司如果使用IDC公司在中国之外的标准必要专利还要另行支付使用费的情况,合理确定本案的专利许可使用费。

【典型意义】本案是最高人民法院2013年十大知识产权案件之一。该案件是我国首例标准必要专利使用费纠纷，在知识产权法律适用上具有重要意义。本案就如何确定标准必要专利使用费问题，首次适用“FRAND”原则作为裁判论述的依据，并提出计算的具体参照因素。这些将影响今后类似案件的处理和专利法的修改。

吴某等侵犯商业秘密刑事案

【案情简介】2010年9-10月期间，被告人吴某利用其在上海药明康德新药开发有限公司担任合成研究员的工作便利，先后数次采用拆换其他研究人员办公用保密电脑硬盘的方法，窃取药明康德的研发资料。2011年3月至6月间，被告人吴某为虚假宣传个人研发能力，将窃取的89个新型化合物结构式在互联网网站公开披露，导致药明康德直接经济损失人民币268万余元。2012年9月26日检察机关提起公诉，上海市浦东新区人民法院经审理后，认定被告人吴某构成侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑3年6个月，罚金人民币10万元。

【案件点评】本案是上海法院2013年十大知识产权案件之一。该案是上海市首例涉及化合物结构式的侵犯商业秘密刑事案件。案件被害单位为药明康德、辉瑞公司。药明康德是上海最大的制药、生物技术以及医疗器械研发外包服务公司，订单主要来自欧美国家，在全球处领先地位。辉瑞公司是全球最大的生物制药公司，总部在美国。如本案处理不妥，有可能影响药明康德的经营业务，将使药明康德乃至全国的同类医药研发外包公司的业务遭受重大打击，也将使得欧美国家对于中国知识产权保护提出异议，甚至会严重影响中国整个医药研发外包行业的发展。针对上述案件特点，检察机关的案件承办人以案件庭审为办案重点，以案件法律效果与社会效果的统一为办案目标。事先充分听取被害单位的意见，细致掌握行业特点，并围绕案件专业问题与专家一同进行充分论证。被害单位对案件处理过程和处理结果表示满意，对办理过程中反映的中国知识产权保护环境非常认可。

2014新商标法之——

                     三大亮点和六要点

                           （ 编辑整理：陈卫律师）

2014年5月1日，最新修订的商标法将正式实施。此次商标法修改将“诚实信用”原则明确入法，新增加“声音商标”，厘清了驰名商标保护制度，加大了商标侵权打击力度，加强了对商标专用权的保护，规范了商标申请和使用行为及商标代理活动。本文总结了新商标法的三大修改亮点，以及五个修改要点。

第一大亮点、“诚实信用原则”明确入法

    新《商标法》第七条明确规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。有专家指出，将规范民事活动的诚实信用基本原则其明确写入商标法，目的在于倡导市场主体从事有关商标的活动时应诚实守信。可预见的是，该条款将在日后的商标确权诉讼以及维权诉讼案件中作为兜底性条款将被大量适用。特别是对当前日益猖獗的商标抢注行为将予以规制。该诚实信用原则可以规制的情形包括但不限于：以转让牟利为目的注册商标、恶意抢注、恶意异议、造假案“制造”驰名商标、商标代理组织和商标代理人利用其业务上的优势恶意抢注商标出售牟利，等等。

第二点、

第二亮点、禁止驰名商标进行商业宣传

    新《商标法》第十四条第五款规定，“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”违反此规定的，根据新《商标法》第五十三条规定，“由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。” 国家工商总局商标局局长许瑞表说，“某些企业把驰名商标当作推销产品的金字招牌，将‘驰名商标’字样印制在包装上，并广泛用于广告宣传，其实就是一种不正当竞争行为。”

另外，新商标法规定，驰名商标只能在商标注册、评审、管理等行政处理程序和商标民事纠纷诉讼程序中，根据案件当事人的请求进行认定。这种采用被动认定、个案认定的标准，是国际通行做法，可以纠正异化驰名商标的趋势。另外，修改后的商标法规定了认定驰名商标的主体和范围，具体如下：1、国家工商行政管理总局商标局：限于商标行政执法领域；2、人民法院：最高人民法院指定的人民法院，限于处理民事纠纷和行政纠纷中案件处理的需要而做出认定。依据司法终局裁决原则，国家工商行政管理总局商标局的决定、国家工商行政管理总局商标评审委员会的复审决定并非终局决定，人民法院具有终局裁决权。

第三大亮点、增加侵权人举证责任，加大惩罚力度

全国人大常委会法工委经济法室副主任王清介绍，过去在遇到商标侵权行为时，一般按照“谁主张，谁举证”的原则处理，由于商标专用权属于无形资产，权利人举证困难。而法定赔偿额的上限为50万元，侵权成本低，使得商标侵权屡屡发生。新《商标法》规定，在商标侵权诉讼中，人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料，侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定侵权赔偿数额。而且法院可以酌情决定的法定赔偿额上限从50万元提高到300万元。

上述修改大大减轻了商标权利人在主张侵权赔偿时的举证负担，使人民法院在确定赔偿数额时更有法可依，对打击商标侵权行为具有积极意义。而且，针对实践中权利人维权成本过高、进行维权往往得不偿失的现象，新《商标法》对法定赔偿额的上调将对商标权利人积极维护合法权益、打击商标侵权行为起到正面促进作用。

6个修改要点

1、侵权案件判定引入“容易导致混淆”要件

新《商标法》第五十七条将原《商标法》第五十二条中“在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标”的侵权情形进行了细分，对于不属于在“同一种商品上使用相同商标”情形，即“在同一种商品上使用与注册商标近似的商标”、“在类似商品上使用与注册商标相同的商标”以及“在类似商品上使用与注册商标近似的商标”三种商标使用行为是否构成侵权的判定情形，增加了“容易导致混淆”的判定要件。

2、设置了商标和企业名称冲突解决条款

新《商标法》第五十八条规定：将他人注册商标、未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依造《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。新法五十八条保护的对象扩展到包括所有的注册商标权利人以及未注册的驰名商标所有人，保护的对象更加广泛。

3、一标多类

新《商标法》第二十二条第二款规定，商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。“一标多类”是我国商标申请制度与国际接轨的一次重大变革。设置这一制度的出发点，在于方便申请人针对同一商标在多个类别的注册申请，这对规模较大、跨类经营较多以及注重保护性商标注册的企业无疑是个好消息。

4、增加关于商标注册审查和案件审理时限的规定

新《商标法》规定，“对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕”。而针对涉及单方当事人的商标确权案件，新《商标法》增加了9个月的审理时限，针对涉及双方当事人的确权案件，增加了12个月的审理时限。有特殊情况需要延长的，“经国务院工商行政管理部门批准”，可以延长3个月或者6个月。

5、修改异议复审制度，限定了异议主体和理由

新《商标法》规定，商标局对商标异议进行审理后，对异议不成立、准予注册的商标，将直接发给注册证，异议人不服的只能向商评委请求宣告该注册商标无效，而对商标局裁定异议成立、不予注册的，被异议人可以向商评委申请复审。新《商标法》第三十三条将有权依据相对理由提出异议的主体，由原来的“任何人”改为“认为这一商标注册申请侵犯了其在先权利的在先权利人或者利害关系人”。但针对违反禁用和禁注条款的商标，新《商标法》继续保留了“任何人”可以提起异议的规定。

6、增加“声音”商标注册

新《商标法》第八条规定，“声音”可作为商标申请注册。有专家指出：声音是此次商标法修改新增的商标要素，突破了此前对商标要素必须具有可视性的要求，是符合商标本质特征的一次重要的商标要素扩展。同时，“声音商标”入法是为了与国际趋势同步，因为《商标法新加坡公约》明确承认了，作为非传统商标的声音商标，美国、欧盟、澳大利亚等国家已明确保护声音商标。根据各国商标立法以及法理，显著性和非功能性依然是声音商标注册与使用规范的判断标准。如何设计出基于声音特殊属性的审查标准及其侵权判断标准，将需要实践经验进一步完善。声音商标的注册审查与侵权判断，在未来一段时间内，将成为理论界和司法实践界探讨的热点话题。